A Terceira Turma manteve acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) que condenou a Rádio Terra AM
Ltda. a se abster de utilizar a marca Tupi, de titularidade da empresa Rádio Tupi, do Rio de Janeiro. A emissora
também foi condenada a pagar indenização por danos morais e materiais de R$ 100 mil.
Por unanimidade, o colegiado concluiu que, como as empresas atuam no mesmo ramo de atividade econômica, a
utilização da expressão idêntica causaria confusão no público consumidor, sendo necessária a abstenção de
utilização da marca pela Rádio Terra.
Na ação que deu origem ao recurso especial, a Rádio Tupi alegou que, desde 1997, era titular, em todo o território
nacional, dos direitos de propriedade e de uso exclusivo da marca Tupi. Todavia, a autora alegou que a Rádio
Terra, situada em São Paulo, passou a utilizar o sinal distintivo sem autorização, o que configuraria ofensa ao seu
direito de propriedade.
Em primeira instância, o magistrado condenou a empresa ré a interromper o uso, inclusive com denominações de
fantasia, de qualquer nome ou signo que se confundissem com o nome Tupi e com as marcas Rádio Tupi Super e
Rádio Tupi. Ao julgar recurso contra a decisão, o TJSP fixou contra a Rádio Terra indenização de R$ 100 mil.
Por meio de recurso especial, a Rádio Terra alegou perante o STJ, entre outros pontos, que a expressão “Tupi”
seria de uso comum e que, por consequência, não haveria direito de exclusividade sobre ele, tampouco poderia
ter sido concedido o seu registro de propriedade. A empresa também questionou o montante estabelecido a título
de danos morais.
Uso comum
A ministra Nancy Andrighi apontou que a Terceira Turma tem entendido que os sinais de uso comum são aqueles
que, embora não correspondam à representação ou ao nome pelo qual o produto ou serviço foram originalmente
identificados, tenham sido consagrados pelo uso corrente, passando a integrar a linguagem comercial.
“O que se pode verificar, diante disso, é que, ao contrário do que se alega nas razões do especial, a marca da
recorrida não pode ser enquadrada, tecnicamente, na definição de sinal de caráter comum – pois o vocábulo Tupi
não constitui expressão consagrada pelo uso corrente como identificadora de serviços de radiodifusão –, de forma
que o argumento que serve de suporte à pretensão recursal fica esvaziado”, apontou a relatora.
Segundo a ministra, ainda que o sinal se enquadrasse como expressão de caráter comum, o artigo 124 da Lei de
Propriedade Industrial não apresenta impedimento ao seu registro.
A ministra também lembrou que, conforme tese firmada pela Segunda Seção, questões relativas a irregularidades
em registros concedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), capazes de conduzir a declarações
de nulidade, não são passíveis de análise pela Justiça estadual – nessas hipóteses, a competência é da Justiça
Federal.
“Uma vez concedido o direito de uso exclusivo do sinal retroidentificado (que se presume dotado de suficiente
distintividade, segundo os critérios técnicos utilizados pelo INPI), e não versando a hipótese acerca de pleito
anulatório, há que se fixar como premissa a validade de tal concessão, devendo ser considerados, para solução
da controvérsia, os efeitos legais que daí decorrem”, concluiu a ministra ao manter o acórdão do TJSP
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