A colidência – semelhança ou igualdade de marcas de empresas diferentes – não ocorre se os produtos são distintos e diferentes as clientelas, ainda que pertençam ao mesmo segmento de mercado. A conclusão foi alcançada pela Quarta Turma do STJ, ao julgar o REsp 1079344 em 13/08/2012 e decidir que a empresa norte-americana
Miller Brewing Company, produtora da cerveja Miller, poderá continuar
utilizando sua marca no país. O recurso julgado foi interposto pela
Indústria Muller de Bebidas Ltda., fabricante das aguardentes Miler e
Muller Franco. O registro da Miller Brewing Company no Brasil,
concedido em 1979, caducou. Posteriormente, a Miller requereu novo
registro, negado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI), sob o fundamento de colidência com o registro deferido à
Indústria Muller de Bebidas Ltda. após a caducidade de seu registro
anterior. A empresa entrou com ação para invalidar a decisão
administrativa, mas o pedido foi indeferido pela 6ª Vara Federal do Rio
de Janeiro. O juízo de primeira instância considerou que havia
colidência de marcas, já que ambos os produtos, a cerveja da Miller
Brewing e as aguardentes da Indústria Muller, pertencem ao mesmo
segmento mercadológico – o de bebidas alcoólicas – e, portanto, os
consumidores poderiam ser induzidos a erro. Também considerou que o
acordo de convivência de marcas assinado pelas partes seria ineficaz
perante o INPI. A Miller Brewing recorreu ao Tribunal Regional
Federal da 2ª Região (TRF2), que reformou a sentença por considerar que a
marca da empresa norte-americana, em razão de ser notoriamente
conhecida no seu ramo, seria protegida pelo artigo sexto da Convenção
Unionista de Paris. Também considerou que, apesar de estarem no mesmo
nicho de mercado, os produtos das empresas seriam diversos. No
recurso ao STJ, a Indústria Muller alegou ser titular das marcas Muller
Franco e Miler, tendo seus direitos de uso em todo o território nacional
garantidos pelo artigo 129 da Lei 9.729/96 (Lei de Patentes). A decisão
do TRF2 também teria violado o artigo 124, inciso XIX, da mesma lei,
que veda o registro de marca idêntica para o mesmo produto e a
coexistência de signos que se confundam. A
questão no processo era determinar se haveria direito de exclusividade
de utilização da marca para todo o segmento do mercado, de forma a
abranger também produtos distintos, observou a relatora, ministra Isabel
Gallotti. A ministra apontou que a cerveja Miller é mundialmente
conhecida e a circunstância de o registro nacional ter sido cancelado
não faria diferença nesse ponto, pois o artigo 126 da Lei de Patentes
admite a proteção da Convenção de Paris a marcas notórias. A
ministra Gallotti destacou que marcas muito conhecidas, mesmo não
registradas no país, são protegidas em face de sua notoriedade
internacional. “O legislador conferiu, pois, tutela especial à marca
notoriamente conhecida, diga-se, dentro do seu ramo de atividade”,
afirmou a relatora. Acrescentou que, apesar de ambos os produtos
se enquadrarem na Classe 35 do Ato Normativo 51 do INPI (que engloba
desde bebidas alcoólicas e não alcoólicas até gelo e substâncias para
gelar bebidas), isso não sugere, por si só, a possibilidade de confusão
para o público. “Distintos os produtos e diferentes as clientelas, não
há competição no mercado, nem direito do estabelecimento empresarial
recorrente em manter a exclusividade do signo”, asseverou. Sobre
as marcas em discussão, a relatora comentou que a cerveja Miller,
notoriamente conhecida no mercado internacional, dificilmente iria se
aproveitar das marcas da outra empresa ou lhes causar desprestígio. “Ao
contrário, creio que a marca da recorrida [a cervejaria norte-americana]
pode até favorecer a recorrente [produtora de aguardentes] com sua boa
imagem no mercado”, disse. Com base nesses argumentos, ela
afirmou não haver impedimento para o uso das respectivas marcas por
ambas as empresas, como já decidido em precedentes do STJ sobre casos
semelhantes. A Quarta Turma acompanhou o voto da ministra de modo
unânime.
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