Arcor pode usar o nome Yahoo! em chiclete vendido na Argentina

A Terceira Turma do STJ, em 27/06/2012, negou o REsp 1232658 da Yahoo! do Brasil Internet Ltda. e manteve decisão que permitiu à Arcor do Brasil Ltda. vender na Argentina o chiclete Yahoo!, fabricado no Brasil. A Yahoo! do Brasil, ao lado da Yahoo! Inc., defendia que a marca era notória em todo o mundo, o que lhe garantiria seu uso exclusivo. Por isso, entrou com ação contra a empresa de doces. Ela alegava que a comercialização do chiclete lhe causava prejuízos financeiros, além de confundir potenciais consumidores. No entanto, a Justiça entendeu que a marca não é de alcance geral, tendo seu renome limitado à internet. Ainda assim, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) determinou que produtos com a marca Yahoo! não fossem comercializados no Brasil, pois avaliou que implicaria aproveitamento parasitário. O TJSP, porém, ressalvou que não havia provas desse aproveitamento na Argentina. Daí o recurso ao STJ, no qual a empresa de internet buscava ter reconhecida a violação à sua marca pela produtora da goma de mascar. A ministra Nancy Andrighi esclareceu que o STJ distingue a marca notoriamente conhecida e a de alto renome. A primeira goza de proteção especial em seu ramo de atividade, independentemente de registro, e corresponde à exceção ao princípio de territorialidade de proteção da marca. Já a segunda corresponde à exceção ao princípio da especificidade, e protege a marca em todos os ramos de atividade, desde que registrada e assim declarada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). No caso, o TJSP, com base em perícia, entendeu que a Yahoo! é marca notoriamente conhecida e não de alto renome, gozando, portanto, de proteção contra concorrentes apenas em seu ramo de atividade. A relatora apontou que, não se falando em violação da marca, não é possível falar em aproveitamento parasitário. “Tendo o TJSP afirmado que a marca Yahoo! é conhecida notoriamente, conferindo-lhe proteção apenas no ramo de atividade do seu titular, não se poderia falar em aproveitamento parasitário por parte da recorrida, cuja atuação se dá em segmento de mercado absolutamente distinto”, afirmou a ministra. Ela acrescentou que, nesse ponto, a decisão do TJSP foi contraditória, por ter proibido a comercialização do chiclete no Brasil apesar da inexistente violação à marca ou aproveitamento parasitário. Porém, a ministra Nancy Andrighi ressalvou que esse aspecto da decisão não foi atacado pela Arcor, o que impede sua reforma.