O STJ manteve direito da marca
inglesa Harrods Limited explorar os direitos da marca no país. A Quarta Turma,
ao julgar o Resp 1190341 em 15/01/2014, entendeu que não seria possível coexistir duas marcas semelhantes no mercado, pois a similaridade poderia confundir os consumidores. A decisão da Turma foi de que o
nome comercial da empresa, que remonta a 1849, está protegido pelo artigo 8º da
Convenção de Paris. O litígio na Quarta Turma envolve a exploração pelas marcas
mistas Harrods, de titularidade da Harrods Limited, loja de departamento
fundada em 1849, em Londres, e Harrods Buenos Aires Ltd., empresa constituída
em 1913. A empresa inglesa pediu o cancelamento dos registros da concorrente no
mercado brasileiro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial –
INPI, com a alegação de que a concorrente fazia imitação fraudulenta de suas
marcas. No caso, a Harrods Buenos Aires ingressou com recurso no STJ contra a
empresa Harrods Limited e o INPI, que cancelou seus registros no país. A defesa
da empresa argentina alegou que o acordo assinado em 1913 garantia a exploração
da marca em toda a América Latina e que foi constituída pela Harrods Limited,
mas adquiriu personalidade própria por decisão unilateral dos sócios. A titularidade
da marca argentina no país foi registrada na década de 1920.
Em primeira instância, o juízo da
37ª Vara Federal do Rio de Janeiro anulou decisão do INPI que impedia a empresa
Harrods Buenos Aires de explorar a marca no Brasil. Em segunda instância, o
Tribunal Regional da 2ª Região (TRF2) concluiu que a anterioridade da marca
pertencia a Harrods Limited, mas possibilitou a Harrods de Buenos Aires
reivindicar, em ação própria, eventuais direitos pela exploração da marca. A
Harrods Buenos Aires sustentou no STJ que a decisão afrontou o artigo 129 da
Lei 9.279/96, segundo o qual a propriedade da marca se adquire pelo registro
validamente expedido. A Harrods Limited, por sua vez, defendeu que não havia
afronta na decisão, porque o negócio que a concorrente faria alusão seria a
constituição na Inglaterra da Harrods South America Limited (HSAL), uma
sociedade de capital fechado sob controle da Harrods Limited. A Harrods Limited
alegou que, de modo a minorar os riscos de empreendimento na Argentina, teria
sido criado a Harrods Buenos Aires, para que essa atuasse como uma
representante da empresa principal no continente. No caso, foi feito um
registro de compras da Harold Buenos Aires na Junta Comercial para melhor
conduzir os negócios, tendo como presidente e diretores os mesmos responsáveis
pela empresa inglesa, com exceção do gerente geral. A Harrods Limited defendeu
ainda que os registros anulados pelo INPI e o objeto da ação ajuizada pela
Harrods Buenos Aires não fariam parte das marcas depositadas durante o período
em que elas mantinham sociedade e interesse comum. Os registros depositados
pela Harrods Buenos Aires teriam sido extintos pela falta de uso e os registros
judicialmente reivindicados teriam sido depositados em 1985, antes do fim do
vínculo societário, em 1963.
De acordo com o relator no STJ,
ministro Luís Felipe Salomão, o artigo 124, inciso XIX, da Lei de Propriedade
Industrial veda o registro de marca que imite outra preexistente, ainda que, em
parte e com acréscimo, possa causar confusão ou associação com marca alheia. O
ministro concluiu que, pelo que ficou demonstrado pela decisão do TJRJ, depois
da cisão de pessoas jurídicas e constituição de patrimônios distintos, não há
como permitir a coexistência das marcas, sem atentar contra a legislação e
induzir os consumidores à confusão. Ao que parece, segundo o ministro, houve
descuido da Harrods Limited ao não ter exigido a alteração de nome previamente
à completa desvinculação com a recorrente. “A meu ver, o descuido da Harrods
Limited no passado não permite concluir ser direito da Harrods Buenos Aires
obter registros marcários para o sinal identificador dos negócios da Harrods
Limited, fundada em 1849”, disse o ministro. Salomão ressaltou que a
legislação, além de criar um sistema que observa o direito das marcas, cria um
sistema de contrapesos, baseado na repressão à concorrência desleal e ao
aproveitamento parasitário. O ministro destacou que, independentemente do
negócio firmado no passado, não houve expressa autorização da sociedade
anterior para manutenção dos direitos de marca, de modo que se deve respeitar
os princípios e a finalidade do sistema protetivo de marcas.
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