Com base no princípio da anterioridade de registro e em virtude da possibilidade de colisão de
marcas inseridas no mesmo mercado consumidor, a Terceira Turma manteve a validade de ato do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial que garantiu a uma empresa de Pernambuco o direito de
exclusividade de uso da marca Companhia das Fórmulas Farmácia com Manipulação.
A decisão, tomada de forma unânime, foi proferida na análise de recurso especial de empresa
farmacêutica do Paraná que defendia, entre outros pontos, a possibilidade de coexistência de uso
das marcas por empresas distintas.
“Uma vez que, por expressa disposição do INPI, a marca concedida ao recorrido não lhe garante o
direito de uso exclusivo dos elementos nominativos que a integram, seria necessário, para fins do
registro pretendido pelo recorrente, que seu conjunto marcário apresentasse, no mínimo, alguma
expressão distinta, algum vocábulo a menos ou a mais, ou, ainda, que a combinação ou composição
de seus elementos fosse capaz de conferir-lhe algum grau de distintividade específico, circunstância
que não se verifica na espécie”, afirmou a relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi.
Coexistência
Por meio da ação de nulidade de ato administrativo, a empresa do Paraná alegou que, em 2007,
obteve do INPI a concessão de direito de uso da marca Companhia das Fórmulas Farmácia com
Manipulação, ainda que sem exclusividade quanto à utilização dos elementos nominativos.
Entretanto, em 2012, o INPI deferiu pedido de anulação de registro formulado pela empresa de
Pernambuco em razão da colisão com marca anteriormente registrada por ela (Cia. das Fórmulas
Farmácia & Manipulação).
Após julgamento pela improcedência do pedido em primeira e segunda instâncias, a empresa autora
apresentou recurso ao STJ sob o argumento de que o registro da marca pela empresa
pernambucana não lhe confere o direito de uso exclusivo das palavras que a compõem, de forma
que não haveria fundamento para a manutenção do ato administrativo que decretou a nulidade.
Ainda segundo a empresa paranaense, as marcas em conflito foram adotadas em razão do mercado
em que atuam as sociedades empresariais – produtos farmacêuticos de manipulação –, o que
reduziria a originalidade e possibilitaria, em razão de sua caracterização como “marcas fracas”, a
coexistência entre elas.
Direito exclusivo
A ministra Nancy Andrighi explicou que a propriedade da marca é adquirida a partir da expedição
válida de seu registro. Uma vez concedido o registro pelo órgão competente, é assegurado a seu
titular o direito de uso exclusivo em todo o território nacional, sendo vedado o registro de marca que
reproduza ou imite outra preexistente, conforme estipulam os artigos 129 e 124 da Lei de
Propriedade Industrial.
A ministra também destacou que, no universo de registro de marcas, a combinação e o modo como
se integram os elementos nominativos e figurativos escolhidos pela empresa para individualizar seus
produtos e serviços formam o chamado conjunto marcário.
No caso julgado, a relatora destacou que as partes do processo desempenham atividades no mesmo
setor (manipulação e comércio de medicamentos) e que ambos os conjuntos marcários possuem
como elementos os sinais “companhia” e “fórmulas” e como elementos secundários os sinais
“farmácia” e “manipulação”, combinados de maneira idêntica.
“Tratando-se de empresas que atuam no mesmo ramo de serviços, possibilitar o uso simultâneo de
marcas compostas pelos mesmos elementos nominativos subverteria os principais objetivos do
registro marcário mencionados, pois: a um, impediria que se pudesse diferenciar, a priori, um produto
ou serviço de outro, prejudicando a concorrência; a dois, obstaria o reconhecimento da origem do
produto ou serviço adquirido, levando a equívocos acerca de sua procedência, em evidente prejuízo
ao público consumidor”, concluiu a ministra ao negar provimento ao recurso especial.
Processo: REsp 1639961
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